Réforme du droit des marques : quel impact sur les labels publics ?

La mise en place de « labels » pour inciter les acteurs économiques à suivre les orientations données par la puissance publique est une pratique largement répandue, permettant aux entités publiques de se placer dans une démarche incitative plutôt que régulatrice des pratiques et des marchés.

Afin d’être identifiés par leurs cibles, ces « labels » sont matérialisés par des logos visant à distinguer les produits et services « labellisés » en les différenciant de ceux qui ne le sont pas. Ces logos font souvent l’objet de dépôts à titre de marques, afin de faciliter l’encadrement de leur utilisation par les bénéficiaires des labels mais également pour renforcer les actions de défense ouvertes aux entités publiques face aux usages non autorisés.

Ces marques, destinées à être utilisées par une pluralité d’acteurs, relèvent de deux catégories juridiques différentes :

• les marques  « collectives » d’une part, visant à témoigner de l’appartenance à un groupement d’acteurs réunis dans une démarche commune - comme par exemple les marques « MH – Monument Historique » ou « PNR – Parc Naturel Régional » - et
• les marques « de garantie » d’autre part, venant attester certaines caractéristiques vérifiées des produits ou services auxquels elles s’appliquent, telles que « AB » (Agriculture Biologique) ou HVE (Haute Valeur Environnementale).

Dans les deux cas, l’utilisation de ces marques est encadrée au sein d’un règlement d’usage. La récente transposition en droit français de la directive n°2015-716 du 16 décembre 2015 par l’ordonnance n°2019-1316 du 13 novembre 2019 (et son décret d’application du 9 décembre) a clarifié les différences de régime juridique entre ces deux natures de marques, bien distinctes dans leur finalité.

Quels sont les changements apportés par la réforme ?

Les marques collectives (appelées « marques collectives simples » avant la réforme du droit des marques) sont utilisées depuis longtemps par les entités publiques. Bien souvent, un dépôt de marque individuelle classique était réalisé, des règles d’usage de la marque étant parfois élaborées durant la vie de la marque, et diffusées en suivant des vecteurs propres à chaque dispositif. En effet, la marque ne devenait une marque collective simple qu’à compter de l’inscription d’un règlement d’usage au registre national des marques géré par l’INPI.

Désormais, tout nouveau dépôt de marque collective implique de préciser, dès le dépôt, cette nature juridique spécifique et de produire, également au moment du dépôt, un règlement d’usage explicitant les conditions d’utilisation de ladite marque. Il ne sera donc plus possible pour les nouveaux dépôts de « transformer », à tout moment, une marque déposée sous forme individuelle en marque collective par la publication d’un règlement d’usage.

En ce qui concerne les marques de garantie (appelées « marques collectives de certification » avant la réforme du droit des marques), elles ne pouvaient, sous l’empire de l’ancienne règlementation, être déposées que par des organismes certificateurs accrédités, de sorte que les personnes publiques ne disposaient pas de cet outil juridique correspondant pourtant souvent aux dispositifs qu’elles pilotent.

La réforme du droit des marques a corrigé cette lacune et les nouvelles marques de garantie peuvent désormais appartenir à toute personne morale de droit public, sous réserve qu’elle n’exerce pas d’activité de fourniture des produits/services garantis. Il faut alors qu’un règlement d’usage soit joint au dépôt afin de préciser les caractéristiques des produits/services qui sont attestées par l’apposition de la marque.

La possibilité de « mettre en conformité » les marques collectives avant le 11 décembre 2020

Afin de permettre aux titulaires de marques déposées sous l’empire de l’ancienne règlementation de signaler aux tiers qu’elles doivent être considérées comme des « marques collectives simples » ou des « marques collectives de certification », le nouvel article R.718-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité de demander à l’INPI, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation, expirant donc le 11 décembre 2020, d’inscrire au Registre national des marques  une mention « marque collective simple » ou « marque collective de certification ».

L’inscription concomitante d’un règlement d’usage n’est pas obligatoire mais permet de rendre opposables aux tiers les conditions d’usage de la marque. En pratique, cette période de mise en conformité permet aux entités publiques de clarifier la nature de leurs marques :

• déposées sous forme individuelle mais correspondant à des marques collectives simples, c’est-à-dire pour marquer l’origine de produits et services comme provenant d’un groupement d’entités réunies dans une démarche commune ;
• déposées sous forme individuelle ou « collective simple » mais correspondant à des marques collectives de certification, c’est-à-dire identifiant des produits et services dont certaines caractéristiques sont certifiées.

L’intérêt majeur d’effectuer une telle démarche est d’éviter que des marques, qui n’auraient pas été déposées selon la nature juridique appropriée, soient fragilisées car utilisées dans une fonction ne correspondant pas à celle choisie lors de leur dépôt. En effet, dans cette hypothèse, les marques pourraient devenir vulnérables à des demandes en déchéance pour défaut d’usage conforme à la nature choisie. Si une telle demande, qui peut désormais être formulée directement devant l’INPI, aboutissait, elle priverait le titulaire de la marque de ses droits, la marque déchue n’étant plus protégée juridiquement.

Il apparait donc particulièrement important que les entités publiques analysent leur portefeuille de marques afin d’utiliser pleinement cette période de mise en conformité pour clarifier la nature collective de leurs marques correspondant à ce type de dispositif, afin de disposer de marques solides, sur lesquelles l’entité pourra s’appuyer pour accompagner leur déploiement et améliorer leur défense.

Comment procéder ?

La démarche de mise en conformité consistant en l’inscription de la mention « marque collective simple » ou « marque collective de certification » est gratuite. Il suffit que le déposant ou son mandataire adresse un courrier simple à l’INPI en lui indiquant la marque concernée (en veillant bien à fournir son numéro d’identifiant national) et la mention qu’il souhaite lui associer (« marque collective simple » ou « marque collective de certification »). Ce courrier peut être téléversé via l’espace individuel dont disposent les déposants/mandataires sur la plateforme internet de l’INPI.

En revanche, si le déposant souhaite simultanément publier un règlement d’usage pour sa marque, il devra alors opter pour la démarche d’inscription d’un acte affectant la jouissance de la marque, moyennant le paiement d’une taxe de 27 euros pour une inscription dans un délai standard (plusieurs semaines) ou 79 euros en délai accéléré (quelques jours), et remplir le formulaire correspondant, également disponible sur son espace individuel.