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Focus : Quand et comment déposer une marque hors de France ?

La marque constitue un actif important pour les personnes publiques permettant, par exemple, d’identifier les institutions, les politiques publiques ou représentant des labels.

Les marques publiques sont, le plus souvent, destinées à un public exclusivement français. Le dépôt d’une marque française, en vigueur sur le seul territoire national, apparait par conséquent suffisant.

Cependant, certaines initiatives développées par les personnes publiques peuvent produire leurs effets au-delà du territoire français.

Dans cette situation, un dépôt de marque tant au niveau européen qu’au niveau international peut s’avérer pertinent.

C’est pourquoi, il importe que la personne publique évalue, préalablement au dépôt de la marque, la portée géographique actuelle et future du dispositif qui sera désigné sous la marque.

Lorsque cette évaluation est difficilement réalisable préalablement au dépôt de la marque, il est alors recommandé de procéder au dépôt d’une marque au niveau français, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) afin de se constituer rapidement des droits sur le signe.

Il est ensuite possible pour la personne publique d’étendre sa marque aux territoires pertinents pour son projet via :

  • une demande de marque de l’Union européenne, réalisée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et qui couvre automatiquement l’ensemble des États membres, et/ou
  • un dépôt de marque internationale auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). La procédure de dépôt d’une marque internationale constitue une facilité administrative pour le déposant puisqu’elle permet de centraliser auprès de l’OMPI les dépôts de marques réalisés dans un certain nombre de pays (à condition qu’ils soient signataires des Accords de Madrid concernant l’enregistrement international des marques), et/ou
  • un dépôt de marque nationale étrangère, notamment dans les pays non signataires des Accords de Madrid.

En outre, si cette extension est réalisée dans le délai de priorité de six mois suivant le dépôt de la marque française, la protection conférée aux nouvelles demandes de marque remontera alors à la date de dépôt de la marque française de sorte qu’elles ne pourront pas se voir opposer de marques identiques ou similaires éventuellement déposées par des tiers entre la date de dépôt de la marque française et la date de l’extension.

À l’inverse, si la personne publique ne procède pas à l’extension de sa marque avant l’expiration du délai de priorité de six mois, l’extension de la marque à l’étranger reste possible mais le ou les nouveaux dépôts réalisés ne bénéficieront plus de la date de dépôt de la marque française.

En conclusion, le choix de la portée géographique d’un dépôt de marque doit être réalisé en fonction du public à qui le dispositif désigné a vocation à s’adresser. Cette appréciation de la portée du dépôt doit, par ailleurs, prendre en compte les évolutions (prévisibles et/ou escomptées) du dispositif afin d’optimiser la stratégie de dépôt du signe. Les coûts associés à l’extension d’une marque hors du territoire français devront également être anticipés afin de pouvoir intégrer le rapport coûts/bénéfices à la décision finale.

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