Brexit : quels impacts sur les marques publiques de l’Union européenne au 1er janvier 2021 ?

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l’Union Européenne. L’accord organisant le retrait (1) a prévu une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020 afin de permettre aux différents acteurs de part et d’autre de la Manche d’organiser leurs futures relations. Grâce à ce délai complémentaire, les droits de propriété intellectuelle, et notamment les marques, n'ont pas été impactés par le Brexit.

A compter du 1er janvier 2021, en revanche, le territoire du Royaume-Uni ne sera plus inclus dans le périmètre de protection des titres de propriété industrielle communautaires, notamment les marques de l’UE. Pour rappel, une marque de l’UE est un droit de propriété incorporelle unitaire, automatiquement valable dans l’ensemble des pays membres de l’UE à la différence des marques déposées au niveau national. Une entité publique qui souhaite disposer d’un droit de marque valable au Royaume-Uni  ne pourra plus utiliser un dépôt de marque de l’Union européenne et devra procéder à un dépôt national dans ce pays auprès de l'Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO – United Kingdom Intellectual property office).

Mais le Brexit a également des conséquences sur les marques existantes visant l’Union européenne. Si les informations fournies par les offices européen et britannique nécessitent encore quelques précisions, certains éléments méritent d’ores et déjà d’être présentés.

Premier cas de figure : l’entité publique dispose de  marques de l’Union européenne enregistrées auprès de l’EUIPO (2) au 31décembre 2020

⇒ Principe : la marque de l’Union européenne existante sera automatiquement importée dans le registre britannique

Le titulaire disposera alors de deux droits distincts : une marque nationale britannique et une marque de l’Union européenne, couvrant 27 États membres. Cette importation sera gratuite et automatique (sans formalité). Aucun examen ne sera réalisé par l’UKIPO qui ne délivrera pas de nouveau certificat d’enregistrement. Les détails de la marque seront uniquement accessibles en ligne. La marque britannique importée héritera de la date de dépôt de la marque de l’UE initiale, conservant ainsi son antériorité.

Un même système d’importation sera mis en place pour les marques internationales désignant l’UE dont l’octroi de protection a déjà été accordé. A noter que les marques collectives et de certification sont des notions intégrées dans le droit national britannique. Les règlements d’usage ne seront cependant pas importés. Si l’UKIPO a besoin d’en prendre connaissance (notamment en cas de litige), une traduction en anglais devra être fournie à la demande de l’UKIPO en complément des  documents en langue originale, sous peine de radiation de la marque britannique.

⇒ Exception : la possibilité de refuser l’importation dans le registre britannique

Dans certains cas, l’importation sur le registre britannique n’est pas pertinente, notamment en cas d’absence d’intention d’usage au Royaume-Uni (3). Le titulaire pourra alors refuser l’importation automatique dans le registre britannique grâce à un mécanisme d’opt out activable via un formulaire en ligne sur le site de l’UKIPO, disponible à compter du 1er janvier 2021. Les indications à fournir devront permettre d’identifier précisément la marque et confirmer, le cas échéant, que les « personnes intéressées » (notamment des licenciés) ont été averties.

L’opt out ne pourra pas être sollicité lorsque la marque britannique a déjà produit des effets sur le territoire du Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021, par exemple dans le  cas d’une licence visant ce territoire ou en cas de litige engagé sur le fondement de la marque britannique.

Si la demande d’opt out est acceptée, la marque britannique sera réputée ne jamais avoir existé et sera retirée des registres.

L’opt out n’a aucune conséquence sur la marque de l’UE originelle.

Second cas de figure : la marque de l’Union européenne est en cours d’enregistrement (4) auprès de l’EUIPO au 31décembre 2020

La marque de l’UE ne sera pas importée automatiquement dans le registre britannique. Si l’entité publique souhaite étendre ses droits au Royaume-Uni, un nouveau dépôt de marque britannique devra être réalisé devant l’UKIPO, avant le 30 septembre 2021 pour conserver la date de dépôt de la marque de l’UE initiale.

Cette démarche entraînera le paiement des taxes britanniques habituelles (5) pour un dépôt de marque. La marque fera l’objet d’un examen par l’Office britannique, à l’instar de toute nouvelle demande de marque.

Si l’Office accepte la marque à l’enregistrement, la date de dépôt sera celle de la marque de l’UE initiale. Un même mécanisme sera mis en oeuvre pour les marques internationales visant l’UE avec pour date de dépôt, la date de désignation initiale de l’UE.

Autres aspects procéduraux et administratifs

• Cessions : le contrat de cession portant sur une marque de l’UE qui n’aurait pas été inscrit auprès de l’EUIPO au 31 décembre 2020 entraînera l’importation d’une marque britannique au nom de l’ancien titulaire. Après le 1er janvier 2021, il sera nécessaire de procéder également à l’inscription du transfert de propriété auprès de l’UKIPO.
• Licences conclues avant le 31 décembre 2020 : sauf précision contraire au contrat, la licence continuera de produire ses effets au Royaume-Uni et inclura de facto la marque britannique importée. En revanche, les licences inscrites auprès de l’EUIPO ne seront pas automatiquement importées auprès de l’UKIPO : il sera donc nécessaire de réaliser une inscription supplémentaire auprès de l’UKIPO avant le 31 décembre 2021.
• Renouvellements : si la marque britannique importée expire entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 et que son titulaire omet de la renouveler, l’UKIPO adressera une notification au titulaire pour lui indiquer cet « oubli »  et lui permettre d’y procéder dans un délai complémentaire de six mois à compter de la notification sans surtaxe.
• Adresse de correspondance : à compter du 31 décembre 2023, chaque titulaire de marque britannique devra disposer d’une adresse postale de correspondance au Royaume-Uni pour les échanges avec l’UKIPO.
• Litiges en cours auprès de l’EUIPO au 31 décembre 2020 (nullité, déchéance) : les conséquences des décisions portant sur une marque de l'UE s’appliqueront à la marque britannique importée, même si la décision intervient après la fin de la période de transition.

Afin de ne pas prendre le risque de perdre ou d’affaiblir leurs droits sur le territoire du Royaume-Uni, les entités publiques sont invitées à se rapprocher dès à présent de leur conseil (avocat ou conseil en propriété industrielle) afin de déterminer quelle stratégie doit être mise en place pour leurs marques de l’Union européenne. La mission APIE, quant à elle, a pris contact avec ses correspondants au sein des différents ministères dont elle assure la gestion du portefeuille de marques et reste disponible pour toute question.

(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et le de Communauté européenne de l’énergie atomique (accord n°2019/C 384 I/01) et European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020

(2) European Union Intellectual Property Office – Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(3) Il est néanmoins prévu que tout usage d’une marque sur le territoire de l’UE avant le 1er janvier 2021 vaudra usage sur le territoire du Royaume-Uni pour la marque importée.

(4) La marque a été déposée ou publiée auprès de l’EUIPO.

(5) Soit, au jour de la rédaction de cet article, 170 livres pour une classe – soit environ 188 euros, et 50 livres par classe complémentaire – soit environ 55 euros - lorsque le dépôt est réalisé en ligne.